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專利丨專利申請為什么被駁回?起底常見原因!

2024-10-23 10:31:48

許多企業(yè)老板都深感困惑,明明進(jìn)行了創(chuàng)新,還投入了大量研發(fā)費用,研發(fā)人員素質(zhì)也很高,技術(shù)也非常出色,可為什么最后拿不到專利證書,只得到了駁回決定呢?


那么,專利申請被駁回的原因有哪些呢?


知曉專利申請被駁回的緣由,能夠讓我們對專利申請的審查邏輯與體系有更為深刻的認(rèn)識,在更大程度上防止專利申請被駁回,同時也可為日后申請專利、撰寫專利申請文件以及提高授權(quán)率提供一些極具價值的參考。


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上面的駁回決定通知書列出了諸多理由和依據(jù),涉及 2021 年《專利法》以及 2023 年《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》的多項規(guī)定。


在這些專利駁回理由當(dāng)中,2021 年《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性審查意見是最為常見的理由。


駁回理由更多地反映出專利局審查員的視角,那么從申請人的角度來看,專利申請被駁回的主要原因是什么呢?


盡管當(dāng)前的審查標(biāo)準(zhǔn)引入了明顯創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn),使得實用新型的授權(quán)率可能降至 80% 左右,然而只要稍加用心撰寫,實用新型的授權(quán)并無太大難度。所以,本文主要探討國內(nèi)發(fā)明申請被駁回的原因。


一般來說,發(fā)明申請的駁回決定通常是在第二次或第三次審查意見通知書答復(fù)之后作出的。


從申請人的視角來看,專利申請被駁回的主要原因有以下幾種。


◆(1)答復(fù)水平和策略的問題


答復(fù)是專利授權(quán)前的重要防線。進(jìn)入實質(zhì)審查階段后,答復(fù)的好壞在很多時候決定著專利申請是被授權(quán)還是被駁回。


在答復(fù)階段,專利申請文件早已成型,可補充的實質(zhì)內(nèi)容極少。在既定的材料基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的答復(fù),有時頗具挑戰(zhàn)性,尤其是在專利申請文件撰寫不佳的情況下。


申請人在進(jìn)行答復(fù)時,倘若未能準(zhǔn)確理解審查員的意見,或者無法形成完善、嚴(yán)謹(jǐn)且有力的答復(fù)意見體系,便容易致使專利申請被駁回。


例如,答復(fù)缺乏針對性,答復(fù)內(nèi)容未能切中要害,又或者不懂得依據(jù)專利審查指南中的創(chuàng)造性論述結(jié)構(gòu)(三步法)來組織答復(fù)意見,從而導(dǎo)致意見陳述的邏輯結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)、重點不突出、層次不分明,無法構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣的答復(fù)意見體系,最終難以說服審查員。


針對眾多申請人答復(fù)方案的復(fù)盤,發(fā)現(xiàn)有些答復(fù)內(nèi)容的段落設(shè)置與布局并不符合專利創(chuàng)造性答復(fù)的邏輯,無法引導(dǎo)審查員形成創(chuàng)造性答復(fù)的邏輯閉環(huán),進(jìn)而難以讓審查員相信專利申請具有創(chuàng)造性。


許多申請人認(rèn)為意見陳述需要寫得很多、很長才能把問題講明白,答復(fù)才會有力度。但實際上,若意見陳述無法切中要害,寫得再多也只是隔靴搔癢。


意見陳述的篇幅長短取決于具體的案情,不能一概而論。因為對于不同的專利申請文件,所涉及的具體技術(shù)方案以及審查員引用的對比文件各不相同,需要論述的問題以及切入點也并不一致。例如,在撰寫意見陳述時,需要考慮是否已將技術(shù)問題表述清楚?各個段落的內(nèi)容布置是否合理?是否符合創(chuàng)造性答復(fù)邏輯?


在以往的經(jīng)歷中,也曾存在寥寥幾句話便實現(xiàn)有效答復(fù)的案例。比如,在意見陳述中,經(jīng)過對比分析后指出,區(qū)別技術(shù)在對比文件中所起的作用是 A,而在本發(fā)明中所起的作用是 B,對比文件中該技術(shù)所起的作用與在本發(fā)明中的作用不同,因此對比文件 2 并未給出將區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合到對比文件 1 中以得到本發(fā)明技術(shù)方案的啟示。這種答復(fù)方案雖簡短,但符合專利審查指南關(guān)于創(chuàng)造性答復(fù)的邏輯,也能夠被審查員接受并授予專利權(quán)。


在審查員認(rèn)為權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的情況下,若不能挖掘出有利的答辯點,會致使意見陳述言之無物、重點不突出。未能對答辯點進(jìn)行有效且準(zhǔn)確的挖掘,也是專利申請被駁回的一個因素。


另外,對外文對比文件的理解也是影響答復(fù)結(jié)果的一個重要因素。審查員檢索的外文對比文件多為英文文件,如果申請人或代理人英語水平不足,無法理解外文對比文件的實質(zhì)內(nèi)容,就會盲目作答、胡亂作答,導(dǎo)致答復(fù)方案抓不住重點、未切中要害,答復(fù)結(jié)果不理想。


在以往處理過的眾多案例中,有些申請明明具有創(chuàng)造性,但由于答復(fù)不力,致使專利申請被駁回。無論是代理人答復(fù)還是申請人自行答復(fù),很多時候都沒有抓住關(guān)鍵要點,也沒有形成一個完整且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇饛?fù)方案,自然無法被審查員接受,被駁回也就成為必然。在復(fù)審階段,經(jīng)過分析并重新規(guī)劃答復(fù)策略,大多能夠駁倒審查員,使得復(fù)審委最終撤銷駁回決定,進(jìn)而授予專利權(quán)。


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在答復(fù)過程中,與審查員溝通不暢也是專利被駁回的一個原因,這涉及到技術(shù)層面之外的問題。必要時,需通過電話、郵件等方式與審查員進(jìn)行有效且順暢的溝通,以闡明技術(shù)原因、表明發(fā)明意圖,便于審查員理解申請人的訴求。審查員也能夠在溝通中表達(dá)自己的看法、傾向甚至是修改建議,從而方便申請人制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。若有必要卻未進(jìn)行任何溝通,或者溝通不通暢、不友好,容易導(dǎo)致專利申請被駁回。多年專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷來看,絕大多數(shù)審查員都是通情達(dá)理的,并未遇到過審查員胡亂審查、蠻橫不講理的情況。


◆(2)專利撰寫質(zhì)量的問題


結(jié)合經(jīng)驗來看,很多時候,專利申請被駁回并非答復(fù)水平和答復(fù)策略的問題,而是專利撰寫質(zhì)量的問題。


上文提到,在答復(fù)階段,專利申請文件早已成型,能夠補充的內(nèi)容十分有限。若為了答復(fù)而補充原申請文件中沒有的內(nèi)容,往往會導(dǎo)致修改超范圍(超出原申請文件的范圍),違反專利法第三十三條的規(guī)定,進(jìn)而導(dǎo)致專利申請被駁回。


在答復(fù)過程中,需要從申請文件中提取一些技術(shù)內(nèi)容作為爭辯的依據(jù)。


如果撰寫質(zhì)量不高,撰寫時對核心技術(shù)方案未進(jìn)行進(jìn)一步挖掘,或者權(quán)利要求布局不合理,會導(dǎo)致撰寫完成的專利申請文件無法形成合理的保護(hù)層次,為后續(xù)答復(fù)工作埋下隱患。


撰寫也是一項技術(shù)活,需要根據(jù)原始的技術(shù)方案,挖掘出一系列可以保護(hù)的技術(shù)要點,并將這些技術(shù)要點布局到各項權(quán)利要求中,避免其中一個或多個技術(shù)方案(權(quán)利要求)被否定后,沒有其他技術(shù)要點可以作為退路并作為答辯的依據(jù)。


如何分辨低質(zhì)量專利申請?可以查看捷成此前的公眾號文章,列舉了低質(zhì)量 / 不太高質(zhì)量專利申請的幾大表觀特征,通過這些顯性的表觀特征,能夠大致判斷專利申請的撰寫質(zhì)量。


在實務(wù)中,專利申請被駁回的一種原因是說明書公開不充分,或者權(quán)利要求得不到說明書的支持,特別是在化學(xué)、醫(yī)藥、生物技術(shù)領(lǐng)域。如果存在公開不充分的缺陷,很難通過后期提交補充數(shù)據(jù)來克服。專利申請需要公開到什么程度?這個程度需要有經(jīng)驗的申請人或代理人來把握。經(jīng)驗豐富的申請人或代理人能夠從審查員的角度,判斷專利申請文件的撰寫質(zhì)量,確定專利申請文件的公開程度。


很多很好的發(fā)明創(chuàng)意和技術(shù)方案,由于撰寫不當(dāng)而最終被寫廢,不僅無法保護(hù)發(fā)明創(chuàng)意本身,甚至連很小的保護(hù)范圍都難以獲得,想獲得授權(quán)都無法實現(xiàn)。在專利撰寫階段可能并未發(fā)現(xiàn)這個問題,等到了答復(fù)階段,才發(fā)現(xiàn)專利申請明顯沒有寫好。如果存在這種情形,是非??上У摹?/p>


隨著專利保護(hù)力度的加強(qiáng)以及專利保護(hù)環(huán)境的改善,如果不追求質(zhì)量,不僅容易導(dǎo)致專利申請被駁回,也容易使得后續(xù)的專利維權(quán)形同虛設(shè)。如果真的有一天,這項有價值的專利真的投入了商用,拿著專利證書去維護(hù),也可能只是一張紙而已,并不能切實保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新。


上面兩個因素都是申請人可以控制的因素,例如,申請人可以提高撰寫質(zhì)量,提升答復(fù)水平。無論是自己操作還是尋求高水平代理人的協(xié)助,專利申請事務(wù)的操作水平對專利申請的結(jié)局都有著非常重大的影響。


如果你的技術(shù)方案比較重要,具有很大的潛在市場價值,那么很有必要找一個經(jīng)驗豐富的代理人。


◆(3)專利申請的發(fā)明高度不足,與現(xiàn)有技術(shù)差別不大。


這個問題在發(fā)明創(chuàng)造完成之時,就已然成為確定的事實。當(dāng)然,在撰寫過程中,也可以通過相關(guān)的布局或者挖掘出一些方案來克服創(chuàng)造性高度的問題。通過適當(dāng)?shù)募夹g(shù)方案挖掘和布局,至少能夠提高專利授權(quán)的概率,退而求其次,即便保護(hù)范圍小一點,能獲得一份專利證書也是不錯的結(jié)果。


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如果在提交專利申請前未進(jìn)行查新檢索,提交專利申請?zhí)幱?“盲目申請” 的狀態(tài),完全不了解現(xiàn)有技術(shù)狀況?;蛟S在你之前,別人已經(jīng)做出了類似的發(fā)明,或者公開了類似的方案。


因此,在申請前,根據(jù)技術(shù)方案的重要程度,進(jìn)行初步或全面的檢索還是很有必要的。


◆(4)來自審查員的主觀判斷


專利申請終究是需要人來進(jìn)行審查的,因而多少會受到審查員主觀認(rèn)知的影響。


有的審查員對實際的技術(shù)方案并不熟悉,這可能是由于審查員自身的知識結(jié)構(gòu)所致,也可能是因為申請文件撰寫質(zhì)量的問題。


雖然有專利審查指南或?qū)@謨?nèi)部的專利審查規(guī)程作為專利申請的審查基準(zhǔn),但是由于不同審查員的知識結(jié)構(gòu)、社會經(jīng)歷以及審查經(jīng)驗存在差異,審查員在審查過程中,或多或少會帶有一些主觀的判斷因素。


在發(fā)明的實質(zhì)審查過程中,僅由一個審查員對專利申請文件進(jìn)行審查,如果審查員形成了先入為主的觀念,那么在后續(xù)的審查過程中,就容易受到先入為主觀念的影響。換言之,審查員是在看了本發(fā)明的方案之后才去進(jìn)行檢索的,對于一些技術(shù)方案的理解,容易受到先入為主觀念的影響,認(rèn)為本發(fā)明的技術(shù)方案是容易想到的,從而在后續(xù)的審查中作出不利于申請人的審查決定。


◆(5)其他被駁回的原因


除了上述提到的四種主要原因之外,還存在一些較為少見的駁回原因。


例如,審查員認(rèn)為保護(hù)范圍過大,而申請人無論如何都不愿意放棄較大的保護(hù)范圍,申請人與審查員因此形成僵局并不斷拉扯。審查員認(rèn)為沒有必要繼續(xù)審查,于是作出駁回決定。


還有申請人消極答復(fù),故意讓申請被駁回,從而獲得更長時間的未決期,以影響競爭對手的決策。這種主動引發(fā)駁回的策略,屬于一種高層次的專利申請策略,大部分申請人通常都用不到。


其他的駁回原因在此就不再一一列舉了。如果你遇到過一些有意思或者值得一提的駁回原因,也可以在評論區(qū)評論留言我們一同探討。


專利駁回后有哪些程序?有必要進(jìn)行復(fù)審嗎?


專利申請被駁回后,申請人可以考慮請求復(fù)審。

復(fù)審屬于一個新的流程,申請人需要提交復(fù)審請求并繳納復(fù)審請求費。


復(fù)審程序由復(fù)審委員會合議組的三名審查員共同完成。復(fù)審委員會的審查員均擁有豐富的審查經(jīng)驗,并且由三人組成的合議組進(jìn)行審查,這在一定程度上削弱了個人主觀因素的影響,使得審查結(jié)果較為客觀。許多發(fā)明專利申請在經(jīng)過復(fù)審后,都獲得了授權(quán)。


如果您認(rèn)為您的專利申請可能會被駁回,或者專利已經(jīng)被駁回但不清楚是否需要請求復(fù)審,又或者您自覺技術(shù)方案比較重要,需要進(jìn)行完善的布局以及高質(zhì)量的撰寫,可以點擊在線咨詢了解。捷成知識產(chǎn)權(quán)擁有超過 10 年的國內(nèi)和國外專利實務(wù)經(jīng)驗,擅長解決各種專利疑難問題。

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