近日，筆者看到兩份商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)補(bǔ)正通知書，該補(bǔ)正理由不算常見但也應(yīng)該不少見。該理由筆者是覺得在未提交商標(biāo)注冊申請(qǐng)前的商標(biāo)設(shè)計(jì)階段就應(yīng)可避免。故我們來談?wù)劦降资呛窝a(bǔ)正理由，可在商標(biāo)設(shè)計(jì)階段防患于未然。

基本情況

2018年3月，商標(biāo)注冊人甲公司在某類商品上申請(qǐng)注冊了“BM+A CO.,LTD”商標(biāo)（簡稱1號(hào)商標(biāo)），“BM”為該商標(biāo)的顯著識(shí)別部分，而“A CO.,LTD”為非顯著識(shí)別部分，系該商標(biāo)注冊人甲公司的英文名稱，該商標(biāo)在2019年2月被核準(zhǔn)注冊。

在此之前，甲公司早在同一類別的類似商品上持有與1號(hào)商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)的“BM”注冊商標(biāo)（簡稱2號(hào)商標(biāo)），該商標(biāo)主要是由顯著文字“BM”構(gòu)成，并未含有公司英文名稱“A CO.,LTD”。

2022年12月，甲公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了上述兩件商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，申請(qǐng)將上述商標(biāo)均轉(zhuǎn)讓給受讓人-自然人李四。該兩份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查，認(rèn)為需要作以下補(bǔ)正：

1、1號(hào)商標(biāo)的補(bǔ)正理由為：因1號(hào)商標(biāo)包含有公司英文名稱，與實(shí)際受讓人名義不一致，請(qǐng)補(bǔ)充提交該商標(biāo)不會(huì)致相關(guān)消費(fèi)者發(fā)生混淆誤認(rèn)的使用證據(jù)材料。

（1號(hào)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)正通知書截圖）

2、2號(hào)商標(biāo)的補(bǔ)正理由為：因第XX號(hào)商標(biāo)（即本文1號(hào)商標(biāo)）包含有公司英文名稱，與實(shí)際受讓人名義不一致，請(qǐng)補(bǔ)充提交該商標(biāo)不會(huì)致相關(guān)消費(fèi)者發(fā)生混淆誤認(rèn)的使用證據(jù)材料。

（2號(hào)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)正通知書截圖）

簡要分析

1、1號(hào)商標(biāo)的補(bǔ)正理由可理解為，假設(shè)該商標(biāo)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至受讓人李四名下（經(jīng)搜索，李四是甲公司的股東），因該商標(biāo)包含有甲公司的英文名稱“A CO.,LTD”，故后續(xù)在市場上使用就可能會(huì)使消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。即消費(fèi)者在識(shí)別該商標(biāo)時(shí)，會(huì)可能因該商標(biāo)含有甲公司的英文名稱，會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)還是來源于甲公司的，就不會(huì)將商品來源指向李四了。所以該轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)該是構(gòu)成了《商標(biāo)法》第四十二條第三款所指的“對(duì)容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓”之情形。

2、2號(hào)商標(biāo)是因?yàn)榕c1號(hào)商標(biāo)系同一注冊人甲公司所持有的使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，故以《商標(biāo)法》第四十二條第二款“商標(biāo)注冊人對(duì)其在同一種商品上注冊的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓”來看，若1號(hào)商標(biāo)不能克服補(bǔ)正理由未能核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，那與之構(gòu)成近似商標(biāo)的2號(hào)商標(biāo)當(dāng)然也不會(huì)轉(zhuǎn)讓成功。也就是說，2號(hào)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓已被1號(hào)商標(biāo)的存在擋住了。

綜合以上情況，我們來一一分析，筆者認(rèn)為，上述轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)除了提供使用證據(jù)證明不會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)進(jìn)行補(bǔ)正外，我們或許可從另一條路來走，此路可能暢通，但是需要花費(fèi)的時(shí)間會(huì)較長。

第一，因?yàn)?號(hào)商標(biāo)與2號(hào)商標(biāo)的顯著文字相同是屬于近似商標(biāo)的，那為了不影響2號(hào)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，那當(dāng)下可盡快對(duì)1號(hào)商標(biāo)提出商標(biāo)注銷申請(qǐng)，同時(shí)在法定期限內(nèi)對(duì)2號(hào)商標(biāo)作出補(bǔ)正，說明1號(hào)商標(biāo)目前已在辦理注銷中，若1號(hào)商標(biāo)注銷即權(quán)利狀態(tài)無效后，那其就不會(huì)影響2號(hào)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓。接著，待2號(hào)商標(biāo)被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至受讓人李四后，李四可在同一種或類似商品上提交與1號(hào)商標(biāo)的商標(biāo)樣式（刪除公司英文名稱“A CO.,LTD”）相同的商標(biāo)注冊申請(qǐng)（簡稱3號(hào)商標(biāo)）。若3號(hào)商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊，那從結(jié)果來看，受讓人李四算是成功持有這枚1號(hào)商標(biāo)（刪除了公司英文名稱“A CO.,LTD”的）了。不過，此方式需要耐心等待，自提交商標(biāo)注冊申請(qǐng)到核準(zhǔn)注冊預(yù)計(jì)最快6個(gè)月時(shí)間，且存在一定風(fēng)險(xiǎn)，不能百分百保證注冊成功。

第二，假設(shè)甲公司未持有2號(hào)商標(biāo)也就是該商標(biāo)未一并辦理轉(zhuǎn)讓的話，那我們就只針對(duì)1號(hào)商標(biāo)的補(bǔ)正來展開談?wù)劇．?dāng)下，建議甲公司盡快再提交一份不含有公司英文名稱的“BM”商標(biāo)（簡稱4號(hào)商標(biāo)）的注冊申請(qǐng)，待該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后，將之前含有“公司英文名稱”的1號(hào)商標(biāo)辦理注銷，同時(shí)將新的4號(hào)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至李四。4號(hào)商標(biāo)未含有公司英文名稱，所以該份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)上述需補(bǔ)正的理由了，那應(yīng)該是不會(huì)遇上“路障”可順利轉(zhuǎn)讓成功。不過，該方式同樣存在風(fēng)險(xiǎn)，不能百分百保證4號(hào)商標(biāo)能注冊成功，且需要花費(fèi)時(shí)間等待商標(biāo)注冊申請(qǐng)審查。

商標(biāo)對(duì)比圖

注：該商標(biāo)名稱“BM”只是代稱，并非是實(shí)際的商標(biāo)名稱

一點(diǎn)建議

到此，我們已經(jīng)談了上述商標(biāo)帶有公司名稱的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)如何能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)讓成功的方式，那現(xiàn)在我們來淺談下為何甲公司在進(jìn)行商標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)，要加上公司英文名稱呢。筆者是這么猜測的，甲公司在商標(biāo)樣式上加上公司英文名稱的設(shè)計(jì)，應(yīng)該是為了更加直觀讓消費(fèi)者在認(rèn)讀該商標(biāo)時(shí)，就可以將該商標(biāo)的商品來源直接指向自己，方便消費(fèi)者記憶。如果甲公司后續(xù)不會(huì)將商標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，商標(biāo)權(quán)利人一直都是自己（與商標(biāo)中的公司英文名稱一致），那此舉并無大礙。

所以，筆者建議，各位商標(biāo)申請(qǐng)人在進(jìn)行商標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)，要慎重考慮在商標(biāo)名稱中加一些后續(xù)可能會(huì)導(dǎo)致混淆誤認(rèn)情況出現(xiàn)的要素。比方說，商標(biāo)名稱中不需要加公司中英文名稱，商標(biāo)經(jīng)過您日積月累的大量宣傳使用并具有一定知名度后，消費(fèi)者自然就可將商品來源直接指向權(quán)利人，并不需要借助商標(biāo)中含有公司中英文名稱才可準(zhǔn)確識(shí)別來源。筆者覺得，獨(dú)創(chuàng)顯著性強(qiáng)且外觀簡潔的商標(biāo)會(huì)更加容易使公眾識(shí)別并記憶，商標(biāo)在設(shè)計(jì)階段中加了太多不必要的構(gòu)成要素，在日后反而可能會(huì)成為“畫蛇添足”。

回到標(biāo)題，商標(biāo)名稱帶有商標(biāo)權(quán)利人的“公司名稱”，辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至與“公司名稱”不符的受讓人，到底行不行？只能說，個(gè)案不同，具體情況需具體分析，但就從本案來看，該類轉(zhuǎn)讓“寸步難行”！

相關(guān)法律

《中華人民共和國商標(biāo)法》

第四十二條第二款：轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，商標(biāo)注冊人對(duì)其在同一種商品上注冊的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。

第四十二條第三款：對(duì)容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標(biāo)局不予核準(zhǔn)，書面通知申請(qǐng)人并說明理由。